¿Anular tu marca o nombre comercial? Guía completa y práctica

I. ¿Cómo se define una marca o denominación comercial?

Conforme a lo establecido en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sobre Marcas (en adelante, Ley de Marcas), se considera marcas todos los signos, particularmente las palabras, lo que incluye nombres de personas, gráficos, letras, números, colores, la forma del producto o su envase, e incluso sonidos, siempre que dichos signos sean idóneos para:

1. Diferenciar los productos o servicios de una empresa respecto a los de otras compañías.
2. Ser inscriptos en el Registro de Marcas de una forma que permita a las autoridades relevantes y al público en general identificar claramente el alcance de la protección conferida a su propietario.

Por otro lado, se define como nombre comercial: cualquier signo que pueda ser representado gráficamente que distingue a una empresa en el mercado y la diferencia de otras que operan en actividades similares, de acuerdo con lo indicado en el artículo 87 de la Ley de Marcas. De esta forma, los nombres comerciales pueden abarcar:

1. Nombres de origen familiar, razones sociales y designaciones de entidades jurídicas.
2. Nombres creativos o de fantasía.
3. Denominaciones que hacen alusión al objeto de la actividad comercial.
4. Símbolos y logotipos.
5. Imágenes, ilustraciones y dibujos.
6. Cualquier combinación de los signos señalados anteriormente, en un carácter meramente enunciativo.

II. ¿Qué motivos existen para la nulidad del registro de una marca?

Los motivos que pueden llevar a la nulidad del registro de una marca son:

1.- Motivos absolutos:

En esta situación, el registro de la marca podrá ser anulado a través de una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (de aquí en adelante, OEPM), o mediante una demanda reconvencional en un juicio por infracción de marca, en los siguientes casos:

• Cuando contravenga lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Marcas, específicamente cuando se inscriban como marca los signos mencionados en dicho artículo.
• Si el solicitante actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud de la marca.

Es relevante mencionar que no se podrá declarar la nulidad de una marca, incluso si esta fue registrada infringiendo el artículo 5 de la Ley de Marcas, siempre que haya adquirido, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda reconvencional, un carácter distintivo debido al uso que su propietario, o con su consentimiento, le haya dado.

Aun así, si la causa de nulidad solo afecta a una parte de los productos o servicios para los que ha sido registrada, esto también tendrá que considerarse.

```La proclamación de la marca se limitará únicamente a los productos o servicios en cuestión.

2.- Referentes:

Según lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Marcas, el registro de una marca puede ser anulado mediante una petición dirigida a la OEPM o a través de una demanda reconvencional en el marco de una acción por infracción de marca, en caso de que se contravengan lo que indican los artículos: 6; 7; 8; 9; y 10 de dicha legislación. En este contexto, el poseedor de un derecho anterior -como se menciona en los artículos 6; 7; 8 y 9.1 de la Ley de Marcas-, que haya permitido el uso de una marca posterior registrada durante un lapso de cinco años continuos y con conocimiento de dicho uso, no podrá, a partir de ahora, solicitar la nulidad de la marca posterior fundamentándose en ese derecho anterior para los productos o servicios donde se utilizó la marca en cuestión, a menos que la solicitud se hubiera realizado de mala fe.

Bajo estas circunstancias, el propietario de la marca posterior no tendrá derecho de oponerse al uso del derecho anterior, incluso si ese derecho ya no es aplicable frente a la marca posterior. Sin embargo, es crucial considerar que no se puede declarar nula una marca si el titular de uno de los derechos mencionados había otorgado su consentimiento explícito para el registro de esa marca antes de que se presentara la solicitud de nulidad.

En cuanto a esto, quien posea alguno de los derechos señalados en los artículos 6; 7; 8; 9; y 10 de la Ley de Marcas, que ya haya solicitado la nulidad de una marca o interpuesto una demanda reconvencional en un proceso por violación de marca, no podrá realizar otra solicitud de nulidad ni instaurar una demanda reconvencional basada en otro derecho que podría haber alegado en apoyo a la primera acción.

Sumado a las causas de nulidad absoluta y relativa, el registro de una marca colectiva podrá ser anulado, ya sea a través de una solicitud ante la OEPM o por medio de una demanda reconvencional en un caso de infracción, en las siguientes circunstancias:

• Si fue registrada en contraposición a lo que establece el artículo 64 de la Ley de Marcas, a menos que el poseedor de la marca haya cumplido con las normativas de dichas disposiciones mediante una modificación del reglamento de uso.
• Si fue inscrita en oposición a lo que señala el artículo 70 de la Ley de Marcas, salvo que el titular de la botella, por medio de una modificación del reglamento de uso, haya cumplido con las debidas prescripciones de las mencionadas disposiciones.

III. ¿Qué pasos se deben seguir para anular una marca o un nombre comercial?

El proceso para solicitar la nulidad de una marca o un nombre comercial será el siguiente:

1.- En lo que respecta a la nulidad de una marca:

• Deberá presentarse una solicitud de nulidad del registro de la marca, la cual puede ser interpuesta por cualquier individuo o entidad, así como por agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes, además de asociaciones de consumidores y usuarios, que estén legalmente constituidos e inscritos bajo la legislación estatal o autonómica pertinente, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal, conforme lo establecido en el artículo 58.a) y b) de la Ley de Marcas.

• La solicitud debe formalizarse mediante un escrito fundamentado y debidamente documentado, cumpliendo con los requisitos establecidos.

previstos en el artículo 58 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, que establece el Reglamento para la aplicación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, sobre Marcas, y solo se considerará presentada cuando se efectúe el pago de la tasa correspondiente. Esta petición puede dirigirse contra la totalidad o solo una parte de los productos o servicios para los cuales la marca en cuestión está registrada. Además, la solicitud de nulidad puede basarse en uno o más derechos anteriores, siempre que todos pertenezcan a un mismo titular.

• Tras recibir la solicitud de nulidad, la OEPM remitirá la misma al propietario de la marca impugnada, quien deberá presentar sus argumentos y evidencias. Durante el análisis de la solicitud de nulidad, la OEPM podrá solicitar a las partes involucradas, tantas veces como considere necesario, que respondan a las alegaciones o pruebas aportadas por la contraria.

• A petición del titular de la marca impugnada, el propietario de la marca anterior que participe en el procedimiento de nulidad, deberá demostrar que, durante los cinco años previos a la solicitud de nulidad, dicha marca anterior ha sido utilizada efectivamente para los productos o servicios para los cuales está registrada y cuya falta de uso justifica la solicitud, o que han existido razones válidas que expliquen esta inactividad, siempre y cuando el registro de la marca anterior se haya completado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

• En caso de que en el momento de la presentación de la solicitud, o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, se hubiera agotado el plazo de cinco años durante los cuales la marca anterior debía haber sido utilizada, el propietario de la marca anterior, además de presentar la prueba requerida, deberá aportar evidencia de que, en los cinco años previos a la presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca cuestionada, se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior, o que existen justificaciones para su falta de uso.

• En el escenario descrito en el apartado 2 del artículo 59 de la Ley de Marcas, si se cumplen los criterios establecidos en dicho artículo, la OEPM elevará la solicitud al propietario de la marca anterior, quien deberá presentar la prueba de uso correspondiente dentro del plazo que se determine reglamentariamente. Asimismo, la OEPM hará entrega al propietario de la marca impugnada de la prueba presentada, para que este pueda exponer sus alegaciones. Cabe destacar que, de no presentar pruebas, la solicitud de nulidad fundamentada en una marca anterior será rechazada.

Sin embargo, si la marca anterior ha sido utilizada –de acuerdo con lo estipulado en el artículo 39 de la Ley de Marcas– únicamente para una fracción de los productos o servicios por los que está registrada, en el proceso de examen de la solicitud de nulidad, se considerará que está registrada solo para esa fracción específica.

• La OEPM registrará en el Registro de Marcas la presentación de cualquier solicitud o demanda de nulidad o caducidad de marca, así como cualquier decisión o sentencia definitiva que recaiga sobre ellas.

• Una vez que la resolución o sentencia que declare la nulidad se vuelva firme, la OEPM procederá de inmediato a cancelar la inscripción del...