Descubre el Significado Esencial de la Prueba de Uso.

I. ¿Qué implica la prueba de uso?

La prueba de uso representa una noción que se aplica mayormente en el ámbito de la Propiedad Industrial, particularmente en lo que concierne a las marcas. Este concepto hace alusión a la obligación de evidenciar que una marca registrada ha sido efectivamente utilizada en el mercado respecto a los productos o servicios para los que fue inscrita. Por lo tanto, se trata de un procedimiento que se utiliza como un recurso de defensa puesto a disposición del solicitante de una marca o nombre comercial, sobre todo en los casos en los que su solicitud es atacada por una marca preexistente. A través de la prueba de uso, se busca prevenir que marcas que no se encuentren en activo en el mercado obstaculicen el registro de nuevas alternativas. Así, mediante este proceso, el solicitante tiene la facultad de exigir que el opositor justifique el uso real del signo con el que se está oponiendo. Si no lo logra, la oposición fundamentada en ese signo no será considerada.

II. ¿Dónde está normada la prueba de uso?

La prueba de uso está normada en:

1. El artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativa a las Marcas (en adelante, Ley de Marcas).
2. El artículo 21bis y 22 del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, que aprueba el Reglamento para la implementación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativa a las Marcas (en adelante, Reglamento para la implementación de la Ley de Marcas)

III. ¿Cuáles solicitudes están sujetas a la prueba de uso?

Según lo estipulado en la Disposición Transitoria Primera Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, que modifica el Reglamento para la implementación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativa a las Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, las solicitudes que pueden exigir prueba de uso son aquellas que hayan sido presentadas a partir del 1 de mayo de 2019.

IV. ¿Cuándo se aceptará la prueba de uso?

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 21 bis del Reglamento para la implementación de la Ley de Marcas, la solicitud de prueba de uso de una marca opositora será admitida solamente:

1.- Si la solicitud se realiza de manera formal y explícita.

2.- En un documento específico.

3.- De forma incondicional.

4.- Dentro del plazo de:

• Un mes desde la publicación del rechazo en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual.

• Cuatro meses a partir de la negativa provisional.

V. ¿Qué elementos debe incluir la prueba de uso?

La prueba de uso de la marca deberá presentar información sobre el lugar, la fecha, el alcance y la naturaleza del uso de la marca opositora en relación con los productos o servicios para los que esté registrada y se base la oposición. En este sentido, las evidencias de uso se limitarán a la entrega de documentos y elementos probatorios como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases,

etiquetas, imágenes y declaraciones escritas pertinentes.

Conforme a lo estipulado en el apartado 3 del artículo 60 del Reglamento correspondiente a la ejecución de la Ley de Marcas, estos documentos se adjuntarán en anexos que se numerarán consecutivamente. La presentación deberá incluir un índice que consigne, para cada documento o evidencia presentada como anexo:

1. El número correspondiente del anexo.
2. Una breve caracterización del documento o del elemento y, de ser relevante, el conteo de páginas.
3. Una señalización de las secciones específicas del documento o elemento que justifica en apoyo de sus afirmaciones, si es el caso.
4. La referencia de página de las alegaciones donde se menciona el documento o el elemento.

Cabe señalar que, si el índice o los anexos no satisfacen los criterios anteriormente señalados, la Oficina podrá solicitar al interesado que corrija las irregularidades identificadas. En caso de que éstas no sean subsanadas, el documento o elemento que no cumpla no será considerado.

Sin embargo, el Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas tiene la facultad de establecer, mediante resolución, los métodos de presentación, especificaciones técnicas, formatos y soportes que deberán utilizar los interesados para presentar sus pruebas.

VI. ¿Qué marcas están obligadas a demostrar su uso?

Las marcas que necesitan demostrar su uso son aquellas marcas anteriores en las que se fundamente una oposición, siempre que estén registradas por un período superior a cinco años.

VII. ¿Quién es responsable de presentar la prueba de uso?

La obligación de presentar la prueba de uso recae en el propietario de la marca registrada. Es deber de la persona o entidad que posee la marca evidenciar que ha estado haciendo uso de la misma en el mercado para los productos o servicios para los cuales fue registrada. Esto es especialmente relevante si se enfrenta a un procedimiento de anulación por falta de uso, o si se requiere demostrar su uso en un proceso legal o administrativo.

VIII. ¿Es posible validar el uso de una marca realizado únicamente por terceros?

Sí, el uso puede llevarse a cabo tanto por el titular como en su nombre. En situaciones donde un tercero utiliza la marca, es necesario contar con el consentimiento previo del titular, independientemente de si el tercero es una persona física o jurídica, y esté relacionada o no con el propietario del signo distintivo.